Mermeren es una empresa macedonia que extrae mármol en la aldea macedonia de Sivec desde 1950. Es también propietaria de una marca comercial comunitaria «SIVEC» registrada en relación con el mármol.
Inicialmente, Mermeren inició en el Reino Unido un procedimiento por infracción en el uso de una de sus marcas registradas contra la empresa Fox, que había utilizado la marca «Sivec» para productos idénticos a los protegidos por la marca del demandante, es decir, el mármol. Fox reclamó una reconvención y solicitó la declaración de que la marca era inválida por falta de carácter distintivo. El argumento de Fox era que el nombre Sivec, es el mismo que el nombre de la aldea Macedonia donde se extrae el material, y que es un nombre que designa el origen geográfico del mármol y por lo tanto carece del carácter distintivo.
El IPEC consideró que el registro de nombres geográficos como marcas está permitido si existe una asociación en la mente del público pertinente entre el lugar de que se trate y los productos en cuestión. Al evaluar si una marca que lleva el nombre de un lugar geográfico ha adquirido carácter distintivo en virtud del art. Apartado 3 del artículo 7 de la Directiva sobre marcas, el Tribunal de Justicia examinará la intensidad y la difusión del uso de la marca, la cuota de mercado de la marca y la proporción de personas que, debido a la marca y al Uso de la misma, identifican las mercancías como procedentes de una empresa determinada. Si esta proporción de personas es significativa, entonces la marca adquirirá carácter distintivo.
A efectos de apreciar el carácter distintivo de una marca, hay que considerar la opinión del consumidor medio, que está razonablemente bien informado. La Corte llegó a la conclusión de que el factor decisivo para establecer el carácter distintivo adquirido era si la parte pertinente del público identificaba el mármol como procedente de Sivec como resultado de la utilización de «Sivec» como marca y no como una denominación de origen geográfico. Si el consumidor medio simplemente reconoció la marca y la asoció con el mármol de Mermeren, la empresa demandante, entonces esto en sí sería insuficiente. Dicha percepción debe haber surgida como consecuencia de la utilización de «Sivec» como marca.
En relación con el lugar, el IPEC encontró que las personas que no viven cerca de Sivec no habrán oído hablar de él. Por lo tanto, las personas que viven en la UE y potenciales compradores de mármol y que constituyen la clase de personas pertinentes a los efectos de la prueba de distinción adquirida no habían conocido la existencia de Sivec como un lugar.
Sin embargo, el IPEC aceptó que incluso si el consumidor medio nunca hubiera oído hablar de Sivec como lugar, era posible que el uso del nombre de este lugar en asociación con el mármol pudiera llevar a una suposición general de que el nombre designaba el origen del mármol. Sin embargo, las pruebas sustanciales de las promociones de Mermeren con la marca «Sivec» en folletos y en importantes ferias comerciales de la UE y China, especialmente a partir de 2010, mostraron que una parte significativa del público pertinente había llegado a creer que Sivec era una marca propiedad de la empresa demandante. Por lo tanto, la marca «Sivec» había adquirido carácter distintivo en el sentido del art. 7, apartado 3, de la Directiva sobre marcas, por lo que no había motivos para su revocación y seguía siendo válida. Fox fue dejado sin una defensa a la demanda de la infracción de Mermeren contra ella.
